Schutzhindernisse für Marken

Um die Kennzeichnungs- und Abgrenzungsfunktion von Marken gewährleisten zu können, müssen diese zunächst schutzfähig sein (vgl. vorherigen Beitrag). Anschließend erfolgt das Eintragungsverfahren beim DPMA zum Schutz der Marke. Bei der Eintragung und auch im Anschluss können jedoch Schutzhindernisse entgegenstehen.

Eine Marke kann mit anderen Rechten kollidieren oder generell zur Kennzeichnung ungeeignet erscheinen. Diesbezüglich regelt das Markengesetz in den §§ 8 ff. die Behandlung etwaiger Konflikte.

I. Formen von Schutzhindernissen

Zunächst ist nach dem Hinderungsgrund für die Eintragung einer ansich schutzfähigen Marke zu unterscheiden.

So existieren nach § 8 MarkenG zunächst absolute Schutzhindernisse.

§ 8  Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, […]

[…]

Absatz 1 und 2 sprechen insofern von einem Ausschluss bestimmter Zeichen, welche grundsätzlich schutzfähig sind.

Es handelt sich demnach um ein Hindernis der Eintragung. Es ist durch die Eintragungsstelle „von Amts wegen“ zu überprüfen, ob ein Zeichen in den Anwendungsbereich des § 8 MarkenG fällt. Ist dies der Fall, kann keine Eintragung erfolgen.

Absatz 1 legt dabei prinzipiell fest, dass die Marke graphisch darstellbar sein muss. Gemeint ist, dass zur Eintragung von Geruchs-, Hör-, Tastmarken usw. eine Darstellung erforderlich ist, die eindimensional-visuell wahrnehmbar ist. Eine Form kann beispielsweise als Zeichnung unterschiedlicher Ansichten mit Tiefen- und Höhenangaben visualisiert werden. Eine Hörmarke ist in Noten darzustellen usw. Maßgeblich ist die unmissverständliche Darstellbarkeit im Register. Zu den absoluten Schutzhindernissen nach Absatz 2 sogleich.

Daneben stehen die in den §§ 9-13 MarkenG genannten relativen Schutzhindernisse.

§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, […] wenn […]

Abweichend von § 8 MarkenG ist hier kein Ausschluss vorgesehen, sondern lediglich die Möglichkeit einer Löschung. Insofern handelt es sich nicht um ein Eintragungshindernis, welches einer Prüfung von Amts wegen bedarf. Vielmehr erhalten andere Rechteinhaber die Möglichkeit, sich gegen eine – gegebenenfalls bereits eingetragene Marke – zu wehren. (Ausnahme: § 10 MarkenG)

Entsprechend dieser vorstehenden Differenzierung unterscheiden sich auch die Kriterien bzw. Ursachen des jeweiligen Schutzhindernisses.

II. Übersicht: Absolute Schutzhindernisse nach § 8 Absatz 2

Als absolute Hindernisse bei der Eintragung kommen im Sinne des § 8 Abs. 2 MarkenG nur solche Eigenschaften in Betracht, die der Marke selbst anhaften.

Insoweit werden bestimmte Fälle festgelegt, die eine Eintragung ausschließen:

§ 8 Absolute Schutzhindernisse

[…]
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7. die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9. die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12. die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14. die bösgläubig angemeldet worden sind
[…]

Die Vielzahl der Ursachen eines absoluten Schutzausschlusses lässt sich in vier Gruppen aufteilen:

Zunächst finden sich in den Nummern 1-3 Zeichen, welchen jegliche charakteristischen Merkmale fehlen, die zu einer Unterscheidung geeignet wären. Es muss dem Zeichen demnach eine Aussage zukommen, die über eine alltägliche Beschreibung oder tatsächliche Eigenschaft (Herkunft, Herstellungszeit usw.) hinausgeht. Dazu im anschließenden Abschnitt III. mehr.

In den Nummern 4, 5, 13, 14 werden solche Zeichen ausgeschlossen, die aufgrund von Täuschung, Missbrauch oder sonstiger „Verwerflichkeit“ oder wegen Unvereinbarkeit mit Vorschriften des öffentlichen Interesses eines Schutzes nicht würdig sind.

Gemäß den Nummern 6-8 dürfen solche Zeichen nicht eingetragen werden, die hoheitliche oder andere „offizielle Gestaltungen“ enthalten.

Letztlich dürfen die Zeichen nach den Nummern 9-12 nicht gegen bestimmte EU-, internationale oder nationale Rechtsvorschriften verstoßen.

III. Im Detail: Absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3

Die absoluten Schutzhindernisse nach den Nummern 1-3 bedürfen einer eingehenden Betrachtung, da ihre Sperrfunktion schwer fassbar und ausnahmsweise unanwendbar sein kann.

1. Beispiele nach den Nr. 1-3

Nach Nr. 1 sind zunächst solche Zeichen einem Schutz nicht zugänglich, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Das ist der Fall, wenn das Zeichen nicht über das „Übliche“ oder „Alltägliche“ hinausgeht. Maßgeblich ist, ob im jeweiligen Verkehr davon auszugehen ist, dass das Zeichen als Charakterisierung bzw. Marke erkannt werden kann.
Beispielhaft sei die Gestaltung einer Zahncremetube genannt – zwar bestehen viele Möglichkeiten der Gestaltung, weshalb eine konkrete Form nicht „bedingt durch das Objekt“ schutzunfähig ist. Fraglich dürfte aber bei den meisten Gestaltungen sein, ob etwaige individuelle Nuancen an der Gestaltung einer Tube derart unterscheidungskräftig wären, dass im Verkehr von einer Kennzeichnung für eine Marke ausgegangen werden kann. In der Regel wird der Adressat von einer üblichen oder alltäglichen Gestaltung ausgehen. Gleiches gilt für Getränkeflaschen. Erforderlich ist jedenfalls eine außergewöhnliche Gestaltung.

Nach Nr. 2 sind solche Zeichen keinem Schutz zugänglich, die eine allgemeine Beschreibung des Produktes darstellen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass anderen Herstellern und Dienstleistern in Zukunft nicht die Möglichkeit genommen wird, korrekte Angaben über ein Produkt machen zu können.

Nr. 3 stellt gewissermaßen einen Sonderfall dar. Danach sind auch solche Zeichen schutzunfähig, die nicht unter die vorgenannten Nummern fallen, aber gleichwohl im Verkehr als übliche Bezeichnung Verwendung gefunden hat. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Markenname eines Produktes aufgrund der Marktmacht von den Verbrauchern als Synonym für die Produktbezeichnung verwendet wird. Es ist deshalb im Interesse des Herstellers bzw. Markeninhabers, seine Marke stets abzugrenzen, um die Unterscheidungskraft zu den Produkten anderer Hersteller zu erhalten.

2. Ausnahme nach Abs. 3 – „Verkehrsdurchsetzung“

Wie die vorstehenden Beispiele verdeutlicht haben, stehen die absoluten Schutzhindernisse der Nr. 1-3 in einem Zusammenhang mit den Gepflogenheiten im jeweiligen Verkehr. Danach kann eine grundsätzlich schutzfähige Marke aufgrund der verkehrsüblichen Verwendung des Zeichens eintragungsunfähig sein.

In Konsequenz muss allerdings auch die Rückausnahme gelten:

§ 8 Absolute Schutzhindernisse

[…]
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
[…]

Demnach besteht die Möglichkeit, die Eintragung einer Marke zu erreichen, obwohl dem ein absolutes Schutzhindernis i.S.d. Nr. 1-3 entgegensteht. Voraussetzung ist dabei die sogenannte Verkehrsdurchsetzung der jeweiligen Marke.
Eine solche kommt in Betracht, wenn eine starke Bekanntheit im jeweiligen Kreis besteht. Indizien können insbesondere der Marktanteil, der Werbeaufwand und damit in Verbindung die zeitliche Existenz und Präsenz einer Marke sein. Es ist demnach die Stellung einer Marke in der jeweiligen Zielgruppe zu untersuchen und anhand dessen zu ermitteln, ob die benannten Hindernisse ausnahmsweise durch die überdurchschnittliche Präsenz der Marke überwunden wurden.

IV. Relative Schutzhindernisse

Relative Schutzhindernisse knüpfen, wie die Bezeichnung erkennen lässt, nicht an die Marke als solche an, sondern an deren Verhältnis zu anderen Rechten.

1. Kollision mit bestehenden Marken nach § 9 MarkenG

Ausgangsnorm ist zunächst § 9 MarkenG, welcher mehrere Kollisionstatbestände mit anderen Marken aufzählt.

§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,
1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
[…]

Allen Fällen ist dabei zunächst gemein, dass der älteren Marke Vorrang eingeräumt wird. Eine Differenzierung erfolgt in Bezug auf den Vergleich von einzutragender und bestehender Marke sowie der bezeichneten Produkte, gegebenenfalls unter zusätzlichen Voraussetzungen.

Gemäß Nr. 1 besteht dabei zunächst eine Löschungsmöglichkeit für den Fall, dass die einzutragende Marke mit einer bereits bestehenden Marke identisch ist und zusätzlich die mit der Marke zu bezeichnenden Produkte identisch sind (doppelte Identität). Danach darf eine Marke beispielsweise keine „Kopie“ einer bestehenden Marke darstellen und zur Bezeichnung gleicher Produkte verwendet werden.

Nr. 2 erweitert die Löschungsmöglichkeit auf bloße Ähnlichkeit von Marke und/oder bezeichnetem Produkt unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass im jeweiligen Verkehr eine Verwechslungsgefahr der Marken oder der Zuordnung der Produkte zu einer der Marken besteht (wenigstens doppelte Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr).
Zu denken sei an dieser Stelle an Süßwaren in Tierform, welche in goldene Verpackungen gekleidet sind und deren Bezeichnung als „Gold-Tiername“. Eine Ähnlichkeit verschiedener Marken ist dabei anzunehmen, ebenso wie die Ähnlichkeit des Produktes „Süßware“. Es stellt sich im Rahmen der Verwechslungsgefahr die Frage, inwieweit das Charakteristikum „Gold“ mit einer bestimmten Marke assoziiert wird.

Im Fall der Nr. 3 bedarf es derweil keiner Identität oder Ähnlichkeit der bezeichneten Produkte. Ausreichend ist für eine Löschung hier die Ähnlichkeit oder Identität der Marke unter der Voraussetzung, dass die bestehende Marke als „bekannt“ anzusehen ist und die Gefahr ihrer Ausnutzung oder Beeinträchtigung besteht (einfache Ähnlichkeit und Gefahr für bestehende Marke). Diesbezüglich sind insbesondere Hommage und Satire, die gegebenenfalls besonderen Schutz genießen, von schlichtem Missbrauch zu unterscheiden.

Ergänzende Funktion kommt in Bezug auf Absatz 1 den Absätzen 2 und 3 zu.

§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

[…]
(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.
(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

Zunächst eröffnen nach Absatz 2 lediglich angemeldete Marken eine Löschungsmöglichkeit erst, wenn sie auch eingetragen wurden. Im Übrigen richtet sich gemäß Absatz 3 die Ähnlichkeit von Produkten nicht lediglich nach deren Klassifizierung im genannten Sinne, sondern ist vielmehr anhand der tatsächlichen Umstände zu ermitteln – Ähnlichkeit nach der Wahrnehmung des jeweiligen Publikums.

2. Sonstige Kollision mit bestehenden Rechten nach den §§ 10-13 MarkenG

Weitere relative Schutzhindernisse sind in den §§ 10 ff. MarkenG genannt. Es handelt sich nicht um den klassischen Kollisionsfall mit eingetragenen Marken, sondern sonstige Rechtskollisionen, welche der Vollständigkeit halber genannt werden sollen.

§ 10 MarkenG bildet einen Ausnahmefall eines relativen Schutzhindernisses für eine  Marke,
[…] wenn sie mit einer im Inland im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 gegeben sind. […]

Es handelt sich zwar um einen Kollisionsfall, dieser wird jedoch von Amts wegen vor Eintragung geprüft (entsprechend den absoluten Schutzhindernissen), soweit die Eintragungsstelle Kenntnis hat. Notorische Bekanntheit ist derweil gegeben, wenn die Marke sich im Verkehr durchgesetzt hat, also überragende Bekanntheit erlangt hat, welche ihre Schutzwürdigkeit allein aus den tatsächlichen Verhältnissen rechtfertigt (vgl. Beitrag Markenrecht – Schutzfähigkeit und Eintragung einer Marke)

Nach § 11 MarkenG hat der Inhaber einer Marke eine Löschungsmöglichkeit,
[…] wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist […].

Auch sonstige ältere Rechte können einen Kollisionsfalls und damit eine Löschungsmöglichkeit eröffnen.

Insoweit greift § 12 MarkenG für den Fall, dass
[…] ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Und § 13 MarkenG als Auffangtatbestand für denjenigen, der ein
[…] sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.
Gemeint sind gemäß Absatz 2 insbesondere Urheberrechte, Namensrechte usw.

V. Zusammenfassung

Einer grundsätzlich schutzfähigen Marke können Schutzhindernisse entgegenstehen. Absolute Schutzhindernisse hindern aufgrund der Marke innewohnenden Konflikten bereits die Eintragung der Marke. Relative Schutzhindernisse räumen einem Inhaber einer bestehenden Marke oder sonstiger Rechte das Recht ein, sich gegen die „neue Marke“ zu wehren, wenn diese mit dem bestehenden Recht kollidiert. Die Durchsetzung von relativen Schutzhindernissen wird in einem weiteren Beitrag erörtert.