Sofern eine Marke erfolgreich eingetragen wurde – also den allgemeinen Voraussetzungen entspricht, ohne dass Schutzhindernisse entgegenstehen – kann sich der Inhaber der Marke gegen deren Verletzung durch Abwehransprüche wehren.
Zentrale Norm ist dabei § 14 MarkenG für Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche, ergänzt durch die Beseitigungs- und Auskunftsansprüche aus §§ 18, 19 ff. MarkenG.
I. Systematik des § 14 MarkenG
§ 14 MarkenG ist systematisch in drei Teile gegliedert.
Zunächst statuiert Abs. 1 ein Ausschließlichkeitsrecht für den Markeninhaber unter der Voraussetzung, dass ein Markenschutz iSd § 4 MarkenG erreicht wurde. Dadurch erfolgt zunächst die Zuordnung des Rechts in Bezug auf den jeweiligen Berechtigten. Das ist erforderlich, weil ein Markenrecht nicht schon seiner Natur nach einer bestimmten Person zugeordnet werden kann – wie zB das Urheberrecht dem Urheber oder die körperliche Unversehrtheit dem jeweiligen Individuum. Es handelt sich um einen allgemeinen Grundsatz:
§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
[…]
Die folgenden Absätze richten sich wiederum an Dritte, also an all diejenigen, die nicht Inhaber des Markenrechts sind. Konkret formulieren die folgenden Absätze 2-4 allgemeine Verbote. Es handelt sich dabei gewissermaßen um eine Ausformung des Grundsatzes aus Absatz 1, welche die unmittelbaren Folgen des Erwerbs eines ausschließlichen Markenrechts für die anderen Teilnehmer am Rechtsverkehr klarstellt.
Die Absätze 5-7 wiederum richten sich an den Inhaber des Rechts und räumen ihm Abwehransprüche ein, mittels derer er sein Ausschließlichkeitsrecht aus Absatz 1 gegen jeden durchsetzen kann, der iSd Absätze 2-4 verbotswidrig handelt.
II. Verletzung: Die Verbotsvorschriften von § 14 Abs. 2-4 MarkenG
Gehalt und Reichweite der Verbotsvorschriften aus den Absätzen 2-4 des § 14 MarkenG erschließen sich ebenfalls im Rahmen einer dreigliedrigen Betrachtung.
§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch
[…]
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.
[…]
Absatz 1 Nr. 1 formuliert ein grundsätzliches, uneingeschränktes Verbot der Nutzung identischer Zeichen. Gemeint sind 1:1 Kopien der geschützten Marke und deren Nutzung im geschäftlichen Verkehr.
Davon abweichend richtet sich das Verbot der Nr. 2 auch auf die Nutzung von Zeichen, die der Marke nur ähnlich sind. Zusätzliche Voraussetzungen sind dabei allerdings, dass
1. auch der Bereich der Nutzung dem Bereich ähnlich ist, welchen die Marke erfasst (problematisch ist das beispielsweise, wenn die Nutzung eines Zeichens für ein Lebensmittel erfolgt, welches einer Marke ähnelt, die für den Bereich der Kosmetik geschützt ist)
2. und für das betreffende Publikum (im oben stehenden Beispiel die Kunden) die Gefahr der Verwechslung besteht.
Ferner enthält Nr. 3 ein Verbot der Zeichennutzung für solche die einer im Inland bekannten Marke ähnlich sind unter den geringeren Voraussetzungen, dass
1. Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt werden
2. und dies als unlauter anzusehen ist (regelmäßig bei dem Versuch, eigenen Produkte durch die Verbindung mit einer fremden Marken einen Vorteil zu verschaffen).
Ob eine Ähnlichkeit iSd Nr. 2, 3 vorliegt, kann indiziell anhand der Ausführungen zu relativen Schutzhindernissen – der Kollision mit anderen Marken – ermittelt werden.
Absatz 3 konkretisiert seinerseits die Verbote des Absatz 2. Es handelt sich also um einen nicht abschliessenden Beispielskatalog von Nutzungen, die jedenfalls nach Absatz 2 verboten sind.
Absatz 4 wiederum erweitert den Kreis der Verbote auf die Nutzung für mit Produkten und Dienstleitung in Verbindung stehende Aspekte – zB Verpackung – unter der Voraussetzung, dass die Beeinträchtigungsgefahr den Kollisionsfällen der Absätze 2 und 3 gleichkommt.
III. Die Ansprüche gem. § 14 Abs. 5-7 MarkenG
Ausgangspunkt der Abwehransprüche nach den Absätzen 5-7 des § 14 MarkenG ist die in Abs. 5 formulierte „Nutzung eines Zeichens nach den Absätzen 2-4“, also der Verstoß gegen eine Verbotsvorschrift. Ist ein solcher erfolgt, kann der Markeninhaber gegen den Verletzer vorgehen.
1. Unterlassungsanspruch, § 14 Abs. 5 MarkenG
§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch
[…]
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
[…]
Liegt ein Verstoß gegen eine Verbotsvorschrift vor, hat der Rechteinhaber ein berechtigtes Interesse, dagegen vorzugehen. Dieses Interesse besteht unabhängig davon, ob die Verletzung bewusst oder unbewusst erfolgte – es ist also nicht erforderlich, dass dem verbotswidrig Handelnden ein persönlicher Vorwurf gemacht werden kann.
Primär wird es dem Rechteinhaber darauf ankommen, die Beeinträchtigung zu beseitigen. Das erfolgt regelmäßig durch Anzeige gegenüber dem Verletzer, der daraufhin entsprechende Maßnahmen zu ergreifen hat.
Der eigentliche Anspruch des Abs. 5 ist jedoch auf Unterlassung gerichtet.
Ziel ist dabei, dem Verletzer jede zukünftige verbotswidrige Handlung iSd Abs. 2-4 zu untersagen. Für den Fall, dass bereits eine Verletzung erfolgte, besteht dieser Anspruch nur, wenn die Gefahr einer weiteren Zuwiderhandlung besteht, sog. Wiederholungsgefahr. Diese wird bei erstmaliger Verletzung grundsätzlich vermutet. Es liegt am Verletzer, diese Vermutung auszuräumen. Das erfolgt regelmäßig durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung, welche häufig schon im Rahmen der Anzeige durch den Rechteinhaber bzw. dessen anwaltliche Vertretung übermittelt wird.
Ist dem Betroffenen noch kein verbotswidriges Verhalten vorzuwerfen, kann er dennoch auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn der Rechteinhaber Grund zur Annahme hat, dass eine erstmalige Verletzung droht, sog. Erstbegehungsgefahr. (Beispielsweise wenn Entwürfe oder Ähnliches die Verletzung in Aussicht stellen)
Liegen demnach Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr vor, steht dem Rechteinhaber der Unterlassungsanspruch zu und ihm ist anzuraten nach Abs. 5 gegen den Betroffenen vorzugehen.
2. Schadensersatzanspruch, § 14 Abs. 6 MarkenG
§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch
[…]
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
[…]
Der Schadensersatzanspruch knüpft ebenfalls an ein verbotswidriges Verhalten iSd Abs. 2-4 an. Allerdings reicht hier eine Erstbegehungsgefahr nicht aus. Es ist eine tatsächliche Verletzung erforderlich.
Soweit diese gegeben ist, bedarf es, entgegen dem Unterlassungsanspruch, zusätzlich eines Verschuldens.
Das bedeutet, dass dem Verletzer ein individueller Vorwurf – wegen Vorsatz oder Fahrlässigkeit – zu machen ist.
Dabei sind die Hürden gering zu bemessen. Grundsätzlich besteht danach eine Pflicht, sich über die Zulässigkeit der Nutzung zu vergewissern. Der schlichte Hinweis, keine Kenntnis von der Verletzung einer Marke gehabt zu haben, genügt danach nicht. Der Verletzer muss vielmehr einen umfassenden Nachweis erbringen, dass seine Recherche und Vergewisserung den Schluss zuließ, er könne das Zeichen frei benutzen ohne dadurch verbotswidrig zu handeln.
Um etwaigen Schadensersatzansprüchen vorzubeugen empfiehlt sich also eine umfassende Recherche und Vergewisserung über die Zulässigkeit des eigenen Vorhabens.
Die Bemessung des Ersatzumfanges kann nach dem erwirtschafteten Gewinn des Verletzers oder einer angemessenen Vergütung erfolgen (vgl. die Parallele zu Ersatzansprüchen im Urheberrecht, insbesondere der „fiktiven Lizenzgebühr“).
Insoweit besteht also ein Wahlrecht des Rechteinhabers, um einen angemessenen Ausgleich für die Beeinträchtigung seines Rechtes oder die verbotswidrig erlangten Vorteile des Verletzers zu erlangen.
2. Verletzungszurechnung, § 14 Abs. 7 MarkenG
§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch
[…]
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
[…]
Der letzte Anspruch gem. § 14 Abs. 7 MarkenG entspricht dem Schutzumfang der vorstehende Absätze. Es handelt sich lediglich um eine Zurechnungsnorm. Danach können Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch nicht nur gegen den Verletzer als Person geltend gemacht werden, sondern auch gegen das dahinterstehende Rechtssubjekt. Gemeint ist also beispielsweise der Fall einer Rechtsverletzung durch den Mitarbeiter eines Unternehmens: Der Rechteinhaber ist nicht auf eine Geltendmachung seiner Abwehransprüche ihm gegenüber beschränkt, sonder kann sich auch gegen das Unternehmen richten, soweit diesem das Verhalten zugerechnet werden kann.
IV. Der Vernichtungsanspruch nach § 18 MarkenG
§ 18 Vernichtungs- und Rückrufansprüche
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte anzuwenden, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.
(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.
(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.
Wie im Rahmen der Ausführungen zu § 14 Abs. 5 MarkenG festgestellt, hat der Markeninhaber regelmäßig ein berechtigtes Interesse an der Beseitigung verbotswidrigen Verhaltens.
Dies erfolgt durch Anzeige der Verletzung gegenüber dem Verletzer, welcher entsprechende Maßnahmen zu ergreifen hat.
§ 18 MarkenG enthält diesbezüglich eine Konkretisierung und eine erhebliche Erweiterung der Abwehrrechte des Verletzten. Konkret wird ihm die Befugnis eingeräumt auf das Eigentum sowie den geschäftlichen Bestand des verbotswidrig Handelnden zuzugreifen.
Zunächst kann nach Abs. 1 verlangt werden, dass jegliche Waren, denen ein verbotswidriges Zeichen anhaftet, vernichtet werden. Zu denken ist an Verpackungen, welche rechtswidrig mit einem fremden Logo gekennzeichnet sind.
Darüber hinaus erstreckt sich der Vernichtungsanspruch auch auf Gerätschaften, die die verbotswidrige Kennzeichnung bezwecken – beispielsweise eine Stanz- oder Prägemaschine, welche mit fremder Form bestückt ist.
Ferner kann der Verletzer nach Abs. 2 veranlasst werden, bereits in den Verkehr gebrachte Waren zurückzurufen, um so deren Vernichtung zu veranlassen.
Eingeschränkt wird diese umfassende Eingriffsberechtigung in die Eigentumsfreiheit des Verletzers nach Abs. 3 durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es ist also im jeweiligen Einzelfall abzuwägen, ob die Maßnahmen dem Verletzer sowie den nach Abs. 2 betroffenen Dritten zumutbar sind.
V. Die Auskunftsansprüche nach §§ 19 ff. MarkenG
Die §§ 19 ff MarkenG enthalten Rechte zur Sicherung der vorstehenden Abwehransprüche. Grundlage ist dabei die idR beschränkte Kenntnis des Rechteinhabers über den Umfang des verbotswidrigen Verhaltens, dessen Folgen sowie deren Reichweite.
Hat der Rechteinhabers also Kenntnis von einer Verletzung seiner Rechte iSd § 14 Abs. 2-4 MarkenG erhalten, kann er umfassende Informationen vom Betroffenen verlangen.
Hervorzuheben sind Auskunftspflichten in Bezug auf Vertriebswege nach § 19 Abs. 1 MarkenG
§ 19 Auskunftsanspruch
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
[…]
sowie in Bezug auf wirtschaftliche Begleitumstände der Verletzung nach § 19b MarkenG zur Sicherung des Schadensersatzanspruches (hilfreich im Rahmen der Ausübung des Wahlrechts gem. § 14 Abs. 6 MarkenG).
§ 19b Sicherung von Schadensersatzansprüchen
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer bei einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung in den Fällen des § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 sowie § 17 Abs. 2 Satz 2 auch auf Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen in Anspruch nehmen, die sich in der Verfügungsgewalt des Verletzers befinden und die für die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erforderlich sind, wenn ohne die Vorlage die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist. Soweit der Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.
[…]
Ferner können sich die Auskunftspflichten nach § 19 Abs. 2 MarkenG auch auf Dritte erstrecken, wenn und soweit diese mit der Verletzung in Verbindung standen – beispielsweise durch Lagerung von Waren oder Zulieferung von Produktionsmitteln (Zwischenstufen des Inverkehrbringens).
§ 19 Auskunftsanspruch
[…]
(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß
1. rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatte,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war, […]
[…]
Schließlich kann auch ohne das Vorliegen einer tatsächlichen Verletzung ein Anspruch bestehen, wenn eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ der Rechtsverletzung ersichtlich ist. Dementsprechend wird dem Rechteinhaber nach § 19a MarkenG ein Instrument zur Hand gegeben, um etwaigen Verletzungen auf den Grund zu gehen – es handelt sich gewissermaßen um einen Anspruch zur Vorbereitung der Abwehransprüche aus § 14 MarkenG.
§ 19a Vorlage- und Besichtigungsansprüche
(1) Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung nach den §§ 14, 15 und 17 kann der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung den vermeintlichen Verletzer auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch nehmen, die sich in dessen Verfügungsgewalt befindet, wenn dies zur Begründung seiner Ansprüche erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.
[…]
VI. Zusammenfassung
Im Falle der Rechtsverletzung stehen dem Markeninhaber umfassende Abwehransprüche zur Verfügung, um die Beeinträchtigung zu beseitigen, für die Zukunft auszuschließen und für daraus entstandene Schäden Kompensation zu erlangen.
Zur Durchsetzung dieser Ansprüche bestehen wiederum Auskunftspflichten, welche es dem Rechteinhaber erleichtern, Ausmaß und Schwere der Beeinträchtigung im regelmäßig undurchsichtigen Verkehr zu ermitteln.
Markenrechtsverletzungen können dadurch intensiv geahndet und ausgeglichen werden, sofern der Rechteinhaber von seinen umfassenden Ansprüchen ausschöpfend Gebrauch macht.
Dem Verletzer können seinerseits auch Verteidigungsmöglichkeiten zur Hand stehen, um ungerechtfertigten Forderungen oder Beschränkungen durch den Markeninhaber entgegenzutreten. Diese werden in einem weiteren Beitrag dargestellt.
